Sentenza

Ferrari fa causa ad una società che realizza modellini automobilistici e la perde. Esclusa la violazione da parte della società che realizza modellini automobilistici di alcun diritto di privativa industriale detenuto da Ferrari a seguito della produzione e commercializzazione di modelli in miniatura raffiguranti le autovetture prodotte dalla casa automobilistica.

Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 32408 Anno 2022
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: FIDANZIA ANDREA
Data pubblicazione: 03/11/2022
sul ricorso 3239/2017 proposto da:
F. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.15, presso lo studio
dell'avvocato Scapicchio Claudia, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato Jacobacci Fabrizio, giusta procura speciale per Notaio dott. Tomaso
Vezzi di Modena - Rep.n. 66748 del 16.1.2017;
-ricorrente -
B.S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, presso lo studio
dell'avvocato Baroncini Simona, rappresentata e difesa dall'avvocato
Migliavacca Luca, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 2029/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 10/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/07/2022 dal
cons. FIDANZIA ANDREA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
DE MATTEIS STANISLAO che chiede che la Corte rigetti il ricorso. Conseguenze
di legge.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2029/2016, depositata il
15.6.2016, ha rigettato l'appello principale proposto dalla F. s.p.a. avverso
la sentenza del Tribunale di Modena n. 1569/2010 del 12.10.2010, che aveva
accertato e dichiarato che la produzione e la commercializzazione degli
automodelli della B.s.n.c., società produttrice di modelli in miniatura di
carrozze e di autovetture d'epoca, non costituiva alcuna violazione dei diritti di
privativa industriale di F. s.p.a. e di F.S.A, né tantomeno
violazione del diritto d'autore e/o atto di concorrenza sleale, con condanna della
F. s.p.a., anche nella qualità di successore universale della F. Idea
S.A., al risarcimento dei danni nei confronti della B. s.n.c., nella misura di
€ 20.000, oltre accessori di legge e pubblicazione della sentenza
Inoltre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, la Corte d'Appello di
Bologna ha condannato la F. s.p.a. all'ulteriore somma di € 25.923,52, oltre
accessori di legge.
Il giudice di secondo grado, previo rigetto dell'eccezione del difetto di
giurisdizione del giudice italiano (sollevata sul rilievo che la controversia avrebbe
dovuto essere devoluta al giudice inglese), ha ritenuto che la riproduzione fedele
in scala ridotta dei modelli di autovetture F. da parte di B. non
costituisce un utilizzo illecito del marchio della società di Maranello, non
essendovi stato nessun effetto confusorio, né un comportamento
professionalmente scorretto. Nè, peraltro, la F. poteva godere della tutela
del diritto d'autore, in ragione del difetto del valore artistico del modello per cui
era stata richiesta la protezione.
Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per
cassazione la F. s.p.a. affidandolo a quattro motivi.
La B. s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato la
requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la falsa ed erronea interpretazione di
norme di diritto in punto giurisdizione.
2. Tale motivo è stato dichiarato inammissibile dalle Sezioni Unite di questa Corte
con sentenza n. 4294/2022.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta l'erronea e falsa applicazione di norme
del diritto ed è stata formulata istanza di rimessione della questione pregiudiziale
alla Corte di Giustizia della Unione Europea.
Espone, in particolare, la ricorrente che la sentenza impugnata, nel richiamare
integralmente le argomentazioni della sentenza della Corte di Giustizia del 25
gennaio 2007 (nel procedimento C- 48/05 tra Adam OPEL AG e Autec AG) - che
ha attribuito al marchio la sola funzione di garantire ai consumatori la
provenienza di un prodotto - ha tralasciato di esaminare le altre ben più
importanti funzione del marchio, specie se dotato di rinomanza, quale quella
pubblicitaria o evocativa e quella di investimento, che sono state invece messe
in luce da molte sentenze pronunciate in sede comunitaria, soprattutto dopo
l'emanazione della direttiva 2008/95/CE.
Rileva, inoltre, la ricorrente che per far valere l'uso non lesivo dell'altrui marchio
non è sufficiente invocarne la funzione descrittiva, la presunta necessità di
riproduzione fedele della realtà, occorrendo verificare nel caso concreto se l'uso
dell'altrui marchio possa considerarsi corretto. Nel caso di specie, il modellino in
scala della F. prodotto dalla B., una volta tolto dalla confezione,
recherebbe solo i marchi della Casa di Maranello e non conterrebbe alcun
riferimento al produttore del modellino, dando luogo ad una confusione in ordine
alla fonte di provenienza.
Infine, sul rilievo che la sentenza Opel/Autec della Corte di Giustizia sarebbe
stata fonte di incertezze in ordine all'interpretazione delle norme della direttiva
CE n. 89/104, la ricorrente ha chiesto rimettere questione pregiudiziale alla Corte
di Giustizia dell'Unione Europea affinchè si pronunci sui seguenti quesiti:
1) " Se l'uso di un marchio che gode di rinomanza costituisca un uso come
marchio ai sensi dell'art. 5 n. 2 della direttiva 89/104 nel caso in cui un
produttore fabbrichi e metta in commercio un modellino di automobile che
riproduce in scala ridotta un modello realmente esistente, aggiungendovi anche
il marchio apposto sul veicolo originale dal titolare del marchio stesso.
2) Qualora la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo: se il tipo di
uso descritto sub 1) costituisca un'indicazione relativa alla specie o qualità del
modellino di autoveicolo ai sensi dell'art. 6 n. 1 lett b) della direttiva 89/104.
3) Qualora la questione sub 2) venga risolta in senso affermativo: se esistano e
quali siano i criteri rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando l'uso
del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e
industriale; se sia in particolare conforme agli usi suddetti il fatto che il
produttore del modellino di automobile non apponga sul modellino un segno
riconoscibile dal pubblico come marchio di esso produttore che consenta di
riconoscere nel modellino in questione un bene non proveniente dal titolare del
marchio stesso e/o con il consenso di quest'ultimo".
4. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Va, in primo luogo, rigettata la richiesta formulata dalla ricorrente di rimessione
della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Va, in primo luogo, osservato che è inesatta l'affermazione di parte ricorrente
secondo cui la Corte di Giustizia, nella causa Opel/Autec, avrebbe affrontato
soltanto la questione della funzione distintiva del marchio, quale mero indicatore
della provenienza di un prodotto, senza prendere in esame le altre funzioni
(pubblicitaria, evocativa) che il marchio dotato di rinomanza ha via via assunto
a seguito dell'emanazione della direttiva comunitaria n. 89/104 (attuata dal
nostro legislatore con il d.lgs n. 480/1992) e delle decisioni della giurisprudenza
comunitaria (vedi, tra le altre, sentenza 18/6/2009, L'Oréal e a., nella causa C-
487/07).
Non a caso, proprio nella causa Opel/Autec, nei punti nn. 31 e 32, la Corte di
Giustizia, pur dando atto di non essere stata investita dal giudice tedesco della
questione relativa all'interpretazione dell'art. 5 n. 2 della direttiva n. 89/104 con
un espresso quesito, ha ritenuto - trattandosi di questione rilevante - comunque
di fornire al giudice di rinvio l'interpretazione di tale norma, dando atto che
secondo una costante giurisprudenza, spetta alla Corte fornire al giudice del
rinvio tutti gli elementi di interpretazione rilevanti nell'ambito del diritto
comunitario che possano essere utili per la soluzione della causa di cui il detto
giudice nazionale è investito, indipendentemente dal fatto che questi vi abbia
fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v. sentenze 7
settembre 2004, causa C 456/02, Trojani, Racc. pag. I 7573, punto 38, e 15
settembre 2005, causa C 258/04, Ioannidis, Racc. pag. I 8275, punto 20).
Pertanto, la Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che l'art. 5, n. 2 della direttiva
in questione attribuisce al titolare di un marchio registrato che gode di notorietà
nello Stato membro il diritto di vietarne ai terzi l'uso qualora l'uso immotivato
del segno consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio suddetto, ovvero arrechi pregiudizio a tali
caratteristiche del marchio, ha evidenziato che l'accertamento di tali violazioni
spetta al giudice del rinvio, trattandosi di una valutazione di carattere fattuale
(punto 36 decisione Opel /Autec sopra citata).
La Corte di Giustizia ha quindi risolto la prima questione pregiudiziale che è stata
alla stessa sottoposta dichiarando che " quando un marchio è registrato
contemporaneamente per autoveicoli – in relazione ai quali esso gode di
notorietà – e per giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza
autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su
modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali
veicoli, e lo smercio dei detti modellini:
– costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che
il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare
pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per giocattoli;
– costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, un uso che il titolare
del marchio ha il diritto di vietare – ove la protezione stabilita dalla detta
disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale – qualora tale uso privo di
giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo
o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli,
ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio".
Dunque, la Corte di Giustizia, con la formulazione del predetto principio di diritto
che investe non solo l'art. 5 n. 1, ma anche l'art. 5 n. 2, non ha inteso occuparsi
del marchio utilizzato solo in funzione distintiva, ma apprestare tutela anche nei
casi di "diluizione" del marchio che gode di notorietà, "corrosione" ,
"agganciamento parassitario" (tutti concetti poi sviluppati dalla sentenza L'Oreal,
vedi per giurisprudenza italiana Cass. n. 26000/2018).
Se, infatti, la disciplina di cui all'art. 5 n. 1 della direttiva riguarda l'uso del segno
utilizzato per prodotti identici o simili ed è finalizzata a tutelare il marchio dal
rischio di confusione, la disciplina di cui all'art. 5 n. 2 ha inteso introdurre una
tutela rafforzata del marchio che gode di notorietà, o celebre, che si estende
anche ai "prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui è stato registrato"
(c.d. tutela ultramerceologica).
La Corte di Giustizia, nella seconda questione pregiudiziale, si è poi occupata
dell'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva n. 89/104, al fine diaccertare se l'uso, in funzione non distintiva del marchio, posto in essere dalla
Autec, mediante l'apposizione del logo del marchio registrato Opel sui propri
modellini in miniatura di autovetture, integrasse o meno la scriminante prevista
da tale norma comunitaria, la quale non consente al titolare del marchio il diritto
di vietare ai terzi l'uso nel commercio di indicazioni relative alla specie, alla
qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre
caratteristiche del prodotto o del servizio.
In particolare, la Corte di Giustizia si è posta il quesito se la riproduzione identica
di ciascun dettaglio del veicolo originale, contenuta nei modellini in miniatura di
autovetture, possa eventualmente costituire una caratteristica essenziale di tale
categoria di prodotti e se quindi l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva potrebbe
contemplare (quale caratteristica essenziale appunto) anche la copia fedele del
marchio.
Orbene, la Corte di Giustizia è pervenuta alla conclusione (nei punti 44 e 45)
che "l'apposizione di un segno, che sia identico ad un marchio registrato in
particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in
questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire
un'indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto
un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali".
La seconda questione pregiudiziale è stata quindi risolta dichiarando che"
qualora un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l'apposizione da
parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno
identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di
riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano
un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai
sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva...".
Alla luce di quanto sopra illustrato, non vi sono in alcun modo i presupposti per
una rimessione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, essendosi tale Corte già occupata di un caso identico a quello per cui
è causa dopo una approfondita disamina delle medesime questioni giuridiche che
sono oggi sottoposte all'esame di questa Corte.
Deve, a questo punto accertarsi, se la sentenza impugnata abbia o meno
correttamente applicato i principi di diritto elaborati dalla citata sentenza
Opel/Autec, la quale, come sopra illustrato, nel porsi la questione se
l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio,
di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in
questione, desse o meno luogo ad un fenomeno di contraffazione, da un lato, ha
escluso che si tratti di uso descrittivo e quindi l'applicabilità della scriminante di
cui all'art. 6 n. 1 lett b) n. 89/104 della direttiva (non costituendo il segno in
oggetto un'indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensì
soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali), dall'altro, ha
evidenziato che spetta al giudice nazionale accertare in concreto, trattandosi di
una valutazione di carattere fattuale, se l'uso del marchio registrato, effettuato
in funzione non distintiva, abbia arrecato o meno pregiudizio alle altre funzioni
del marchio (pubblicitaria ed evocativa).
In sostanza, la Corte di Giustizia, nell'escludere che l'uso del segno sui modellini
in miniatura di autoveicoli abbia natura descrittiva e sia quindi, come tale,
sempre lecito (purchè comunque conforme ai principi della correttezza
professionale), non ha, d'altra parte, ritenuto che lo stesso uso, effettuato in
funzione chiaramente non distintiva (ma ornamentale), sia illecito solo perché
non scriminato a norma dell'art. 6 n. 1 lett b) n. 89/104: dovrà essere il giudice
di merito a valutare in concreto se l'uso in oggetto sia stato "privo di giusta
causa" tale da consentire all'utilizzatore di trarre "indebitamente" vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato
per autoveicoli, ovvero abbia arrecato pregiudizio a tali caratteristiche del
marchio.
L'accertamento della sussistenza o meno della contraffazione del marchio che
gode di rinomanza non può quindi che avvenire sulla base dei parametri di cui
all'art. 5 n. 2 della direttiva, che corrispondono a quelli dell'art. 20 lett c) d.lgs
n. 30/2005.
Orbene, la Corte d'Appello di Bologna, facendo corretto uso dei principi di diritto
sopra enunciati, con argomentazioni idonee che non sono state minimamente
censurate sotto il profilo del vizio di motivazione di cui al novellato art. 360
comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (come interpretato dalle S.U. di questa Corte con
sentenza n. 8053/2014), ha, in primo luogo, osservato che le fedeli riproduzioni
della autovetture F. realizzate dalla B. non hanno arrecato alcun
pregiudizio neppure potenziale alle funzioni dei marchi F., essendo, anzi,
emersa in giudizio la prova contraria.
In particolare, il giudice di secondo grado, sul rilievo che alcuni modellini B.
di autovetture F. d'epoca sono addirittura esposti nella stessa galleria
F. a Maranello, e che recensioni di automodelli F. prodotti a B.
sono rinvenibili in varie riviste di settore, inclusa la "F. Wordl", ha tratto la
coerente conclusione che l'uso del segno F. da parte della B. non ha
abbia in alcun modo danneggiato il marchio celebre della società ricorrente.
Inoltre, se è pur vero che la Corte d'Appello ha, in modo impreciso, affermato la
natura descrittiva dell'uso, da parte della B., del segno F. sui modellini
in oggetto - sul punto la motivazione della Corte territoriale deve essere corretta
a norma dell'art. 384 ult. comma cod. proc. civ. – tuttavia, il giudice d'appello,
oltre ad escludere per tale uso l'effetto confusorio sul consumatore medio finale
(sul punto, le censure della ricorrente si appalesano chiaramente inammissibili)
ha, altresì, escluso che l'indicazione del marchio "Cavallino Rampante" sulle
confezioni contenenti i modellini, in quanto apposta accanto al marchio B.,
non avesse una funzione evocativa del marchio e della qualità del prodotto
F. (vedi pagg. 5 e 8 sentenza impugnata).
Con tali rilievi la società ricorrente non si è minimamente confrontata, non
censurando adeguatamente la ratio decidendi. In particolare, la ricorrente si è
limitata ad invocare genericamente l'avvenuta violazione delle funzione
pubblicitaria ed evocativa del marchio (ma senza addentrarsi nello specifico sul
marchio F.), non ha neppure indicato le norme giuridiche che avrebbero
formato oggetto di violazione (è stata dedotta genericamente la "erronea e falsa
applicazione di norme del diritto"), e non ha nemmeno allegato in concreto
elementi idonei a confutare le affermazioni della Corte d'Appello in ordine all'uso,
da parte della B., del marchio F. in funzione non evocativa.
La società ricorrente ha concentrato la maggior parte delle proprie difese
sull'esigenza di investire la Corte di Giustizia della questione pregiudiziale, non
considerando che, nel c.d. caso Opel, il giudice comunitario aveva fornito ogni
delucidazione sui temi in oggetto (peraltro, la normativa eurounitaria è stata nel
frattempo modificata, essendo entrati in vigore il regolamento 2015/2424 e la
direttiva 2015/2436, la quale, al considerando n. 20 e all'art. 12 lett b),
prevedono di consentire al terzo l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non
distintivi in generale).
5. Con il terzo motivo è stata dedotta la falsa ed erronea interpretazione di
norme di diritto in punto diritto di autore sul rilievo che la Corte d'Appello
avrebbe negato la tutela autorale in modo apodittico, venendo meno ai criteri
enunciati da questa Corte nella sentenza n. 23292/2015.
6. Il motivo è inammissibile per genericità.
Si afferma che la Corte d'Appello, che ha escluso il valore artistico della
carrozzerie delle autovetture F. (sul rilievo che erano state disegnate al solo
scopo di vincere nelle competizioni sportive), non avrebbe applicato i principi
applicati da questa Corte in materia di diritto d'autore, ma senza indicarne
minimamente le ragioni e senza alcun riferimento al caso concreto sottoposto
all'esame del giudice di secondo grado.
7. Con il quarto motivo è stata dedotta, in punto risarcimento danno, la
violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 125 cod. propr. ind..
Espone la società ricorrente che il mero invio di una diffida non può essere
annoverato tra le ipotesi di abusivo esercizio delle proprie ragioni, né può farsi
discendere alcun dovere risarcitorio dal mero rigetto delle domande giudiziali
svolte dal titolare della privativa.
La società ricorrente lamenta, altresì, l'erronea interpretazione dei documenti
depositati agli atti.
8. Il motivo è inammissibile in ragione delle genericità delle censure svolte dalla
ricorrente, non idonee a censurare la ratio decidendi anche in tema di
liquidazione del danno. In particolare, la Corte d'Appello ha riconosciuto il
risarcimento del danno alla B., essendo questa stata costretta allo storno
di ordini (che "rappresenta un danno di per sé, anche a prescindere dalla
possibile negoziazione di altri ordini, considerato il carattere artigianale e le
dimensioni non grandi dell'impresa in questione") e al reso di merci.
Anche con tali rilievi del giudice d' appello la ricorrente non ha ritenuto di
confrontarsi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso .
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
6.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso
art.13
Così deciso in Roma in data 7.7.2022