Sentenza

Associazione milanese usa i marchi e i segni caratteristici dell’azienda di Maranello. La Ferrari Spa chiede l'inibizione all'uso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 ottobre – 27 novembre 2013, n. 26498
Presidente Carnevale – Relatore Piccininni

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 19.5.1998 la F. s.p.a. conveniva in giudizio l'Associazione F.C.M., per sentir accertare la violazione dei marchi registrati "Ferrari", "Cavallino Rampante", "Ferrari Club" e dei relativi segni caratteristici, costituiti dal cavallino rampante e dalla lettera F in rosso con il braccio superiore allungato, e veder quindi emesso provvedimento di inibitoria oltre che di condanna al risarcimento del danno, deducendo altresì la configurazione di una fattispecie di concorrenza sleale confusoria, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. L'Associazione, costituitasi, sosteneva la liceità dell'uso dei marchi e dei segni (peraltro asseritamente inseriti in contesti grafici diversi), in ragione delle seguenti considerazioni: la Ferrari avrebbe acconsentito all'utilizzazione del nome da parte dell'associazione dal 1978 sino al 1986, data a partire dalla quale avrebbe ciò tollerato; l'attività svolta sarebbe consistita soltanto nell'organizzazione di raduni e manifestazioni senza scopo di lucro, e senza che ciò potesse determinare pregiudizio per l'attrice; l'uso del marchio Ferrari avrebbe avuto un connotato esclusivamente descrittivo, espressivo soltanto del fatto di rappresentare una pluralità di proprietari di vetture Ferrari; le caratteristiche degli emblemi di Ferrari Club Milano avrebbero escluso ogni possibilità di confusione con i marchi Ferrari.
Il Tribunale di Milano adito rigettava la domanda ritenendo: che 1'uso dei marchi dovesse essere consentito sotto il duplice aspetto della loro funzione, semplicemente descrittiva della natura dell'associazione, e dell'estraneità di ogni finalità commerciale da parte della Ferrari club; che i segni utilizzati non fossero una pedissequa imitazione di quelli della casa Ferrari, essendo state apportate variazioni idonee ad escludere un rischio di confusione; che le caratteristiche dell'attività svolta dalla convenuta fossero tali da escludere che potesse determinarsi un conflitto con i Ferrari Club ufficiali, o che comunque si potesse verificare un discredito per la Ferrari; che infine vi fosse stato un "preuso" legittimante dei marchi ai sensi dell'art. 48 l.m. (ora art. 28 d.lvo 10.2.2005, n. 30, codice della proprietà industriale - C.P.I. - ), a far tempo dal 1978 (il marchio Ferrari Club sarebbe stato registrato nel 1990).
La decisione, impugnata dalla Ferrari, veniva poi confermata dalla Corte di appello, che sui diversi punti sottoposti al suo esame segnatamente rilevava: che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, il primo giudice aveva valorizzato il dato relativo all'utilizzazione dei marchi per il periodo successivo al 1986 in mancanza di autorizzazione, e ciò nell'inerzia dell'originario attore che non aveva mosso riserve al riguardo fino al 1998, data di inizio del presente giudizio; che la convalidazione di un marchio non sarebbe stata riconducibile ad una registrazione posteriore, ma sarebbe stata piuttosto l'effetto della "tollerante conoscenza dell'uso altrui da parte del titolare del segno o del diritto anteriore violati", ipotesi per l'appunto ricorrente nella specie; che l'attività della Ferrari Club non avrebbe avuto natura imprenditoriale, non essendo decisiva in tal senso la relativa conduzione con metodo economico, poiché finalizzata "al raggiungimento del pareggio tra costi e ricavi", e risultando comunque talmente sporadiche le iniziative dell'appellata, "da far dubitare della continuità di esercizio"; che per di più non vi sarebbe stata prova della qualità "produttiva" dell'attività svolta; che in ogni caso la "natura.. genericamente culturale dell'attività dell'associazione avrebbe escluso qualsiasi possibilità di concorrenza o di conflitto con l'attività produttiva e commerciale dell'attrice; che la mancanza di spiegazioni (benché sollecitate) da parte della Ferrari s.p.a. in ordine alle ragioni per le quali la condotta avversaria avrebbe potuto essere per lei pregiudizievole avrebbe reso dubbia anche l'esistenza del "necessario presupposto dell'interesse ad agire".
Avverso la sentenza la Ferrari proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resisteva la Ferrari Club Milano con controricorso.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 10.10.2013.

Motivi della decisione

Con i motivi di ricorso la Ferrari ha segnatamente denunciato: 1) violazione dell'art. 48 l. marchi (ora 28 C.P.I.) per il fatto che, ove operanti le altre condizioni di legge, la convalidazione del marchio potrebbe operare solo in favore di un marchio registrato uguale o simile.
La norma avrebbe carattere eccezionale, sarebbe insuscettibile di applicazione analogica e pertanto la "tollerante conoscenza dell'uso altrui da parte del titolare del segno o del diritto anteriore violati", contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sarebbe del tutto irrilevante;
2) violazione dell'art. 1 l. marchi (ora 20 C.P.I.), con riferimento al giudizio secondo cui l'attività svolta dall'associazione non sarebbe stata qualificabile come imprenditoriale, presupposto a torto considerato come essenziale ai fini dell'applicazione della legge in questione. Al contrario sussisterebbero i diversi requisiti dettati dall'art. 2082 c.c., e segnatamente   l'economicità dell'attività, la       sua organizzazione, la sua professionalità, la finalità della produzione o scambio di beni e servizi;
3) violazione della medesima legge e vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto necessario, ai fini dell'applicabilità della normativa in tema di tutela del marchio, che per effetto dell'alta rinomanza dei marchi della Ferrari fosse necessaria un'omogeneità o affinità tra prodotti e servizi, affinità fra l'altro erroneamente considerata insussistente. Inoltre a torto il giudice del merito avrebbe omesso di rilevare il pregiudizio di essa ricorrente, legato all'utilizzazione dei propri marchi da parte di terzi al di fuori del legittimo controllo, e l'indebito vantaggio del Ferrari Club, derivante dal collegamento della propria attività con marchi di rinomanza mondiale.
Osserva il Collegio che è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la Ferrari ha denunciato l'erroneità del giudizio della Corte di appello nella parte in cui questa ha ritenuto che, ai fini della convalidazione del marchio, non occorresse la relativa registrazione (pacificamente intervenuta dopo il termine di scadenza della precedente autorizzazione), essendo al contrario sufficiente la tollerante conoscenza dell'uno altrui da parte del titolare del segno o del diritto anteriore violati" (p. 4).
Ed infatti depone innanzitutto nel senso indicato dalla ricorrente la normativa vigente, e segnatamente l'art. 48 legge marchi, poi sostanzialmente trasfuso nell'art. 28 C.P.I., che per la parte di interesse stabilisce che il titolare di un marchio il quale abbia per cinque anni tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato, uguale o simile, non può poi opporsi all'uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il marchio è stato usato.
Alla stregua del dettato normativo, dunque, la preclusione per il titolare di un marchio a far valere la propria opposizione al relativo uso da parte di terzi è subordinata alla duplice condizione che vi sia stata una consapevole tolleranza per cinque anni e che vi sia stata successiva registrazione del marchio posteriore uguale o simile (specificamente in tal senso C.    08/17927), ipotesi quest'ultima verificatasi nella specie.
La formulazione della norma è assolutamente chiara, non presenta quindi profili di equivocità e non può dar luogo, pertanto, a margini di incertezza sul piano ermeneutico (art. 12 disp. prel. c.c.), fermo restando che, trattandosi di norma di carattere eccezionale, non sarebbe comunque passibile di interpretazione analogica, come già reiteratamente affermato da questa Corte (C. 02/14483, C. 87/6678, C. 79/1257).
Peraltro non sembra inutile considerare, a ulteriore conferma della         fondatezza della censura della ricorrente, che l'interpretazione dell'art. 48 legge marchi data dalla Corte di appello non trova conforto neanche nelle intenzioni del legislatore.
Al contrario, questo sembrano deporre in senso del tutto opposto, come si desume dall'art. 62, lett. p) della legge delega n. 142 del 1992, che dispone la limitazione dell'operatività della disciplina della convalidazione del marchio ai marchi registrati, e dai lavori preparatori della stessa riforma, da cui si evince che la questione relativa agli effetti della tollerenza di un marchio non registrato era stata posta e consapevolmente risolta in termini negativi.
Infine, come ulteriore e ultima considerazione sul punto, occorre rilevare che l'interpretazione data dalla corte di appello alla normativa in oggetto si pone in contrasto con quella seguita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nell'affrontare la questione relativa all'ambito di applicazione dell'art. 9, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21.12.1988 in tema di machi di impesa, ha precisato che il detto articolo si riferisce ad un marchio di impresa posteriore registrato, che la registrazione del marchio costituisce una condizione necessaria, che il termine di preclusione per tolleranza non può cominciare a decorrere dal semplice uso, anche nel caso di successiva registrazione (Corte di Giustizia 22.9.2011, caso Budejovicky Budvar).
La vincolatività per il giudice nazionale dei principi affermati dalla Corte di Giustizia elimina dunque in radice ogni eventuale questione concernente l'effetto preclusivo riconducibile al semplice uso del marchio non registrato.
Ad identiche conclusioni di fondatezza deve poi pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, con il quale la Ferrari ha denunciato l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello aveva escluso che fosse configurabile una ipotesi di contraffazione sulla base degli artt. 1 legge marchi (ora 20 C.P.I. ) e 2082 c.c., in quanto il Ferrari Club non avrebbe svolto attività         imprenditoriale, con ciò implicitamente affermando, quindi, la subordinazione dell'applicazione della detta normativa alla qualità di imprenditore commerciale del terzo utilizzatore del marchio.
Quest'ultimo profilo è stato oggetto di censura da parte della ricorrente che, sulla base di argomentazioni del tutto condivisibili, ha sostenuto che le risultanze emerse in punto di fatto deponessero nel senso della qualificazione dell'attività svolta da Ferrari Club come attività di impresa.
In particolare la Ferrari ha infatti evidenziato che, come peraltro affermato anche dalla Corte territoriale, lo scopo di lucro (nella specie insussistente) non sarebbe stato un presupposto necessario dell'attività dì impresa (C. 04/7725, C. 03/16435, C. 97/2321, C. 94/5766); che, ai fini del requisito dell'organizzazione imprenditoriale, la sua esistenza non postula necessariamente un complesso ordinato di mezzi e persone, essendo viceversa sufficiente che l'attività sia sistematica e continuativa ( C. 04/7725 cit., C. 89/819), circostanza indirettamente risultavate dalla incontestata corresponsione delle quote associative in occasione di eventi organizzati, fissati con criteri di continuità; che analogamente sussisterebbe il requisito della professionalità, richiedendo questo soltanto l'esercizio stabile, perdurante e senza interruzioni dell'attività (C. 97/2321, C. 83/5589, C. 68/1051), connotati che, dalla stesso accertamento in punto di fatto compiuto dal giudice del merito, risultano riscontrabili nella specie; che infine i servizi prestati hanno valore economico, circostanza da cui, secondo la ricorrente, discenderebbe la prova del carattere commerciale dell'attività.
Se, come detto, le argomentazioni articolate dalla Ferrari risultano del tutto condivisibili, la fondatezza della censura risulta anche per altro e decisivo verso, vale a dire per il fatto che non è condivisibile l'assunto secondo il quale l'illecito da contraffazione sarebbe riscontrabile soltanto ove il soggetto autore della violazione rivesta la qualità di imprenditore commerciale.
L'art. 1 legge marchi non indica, infatti, alcun limite al riguardo, mentre l'art. 20 C.P.I., che ne ha sostanzialmente recepito la disciplina, precisa al contrario che il diritto di vietare a terzi riguarda (ricorrento le altre condizioni) l'uso del marchio nell'attività economica.
La Corte di Giustizia ha poi avuto modo di affermare in più occasioni che è configurabile una condotta contraffattiva quando l'uso del marchio da parte del terzo si inserisce in un'attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico (Corte di Giustizia 23.3.2010 in cause da C-236/08 a C-238/08, 19.2.2009 in causa C-62/08, 12.6.2008 in causa C-533/06), e non attenga cioè soltanto all'ambito privato, circostanza da cui si desume che è ravvisabile una fattispecie di contraffazione ogni qual volta l'uso del marchio altrui sia destinato al mercato.
Nel caso in esame non sembra dubbio che Ferrari Club svolga attività economica (in tal senso la sentenza impugnata - p. 2 - e la stessa prospettazione dell'interessata - p. 8 del controricorso - ) e pertanto che sia applicabile la disciplina (art. 1 legge marchi) di cui si deduce la violazione.
Conclusivamente devono essere accolti i primi due motivi di ricorso, restando assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione perché valuti, alla stregua della normativa vigente interpretata nel senso di cui in motivazione, se sia o meno configurabile una ipotesi di contraffazione dei marchi registrati "Ferrari" e "Cavallino Rampante" emettendo, nell'ipotesi positiva, i sollecitati provvedimenti conseguenziali.
Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso con assorbimento del terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.